[ 王晉剛 ]——(2005-8-23) / 已閱12806次
專利申請“八項注意”
王晉剛
專利“生產”的最后一道工序是專利申請，因為專利與著作權不同，一旦創作完成，法律就會自動保護。專利是鼓勵社會創新的一種工具，所以法律保護的力度非常大，也就是因為這個原因，國家對發明人獲得專利的數量和質量都加以嚴格的控制，一面專利泛濫，反而對社會創新構成阻礙。專利申請的過程比較復雜，其間也牽涉到企業的各種利益考慮，所以需要細細探討。
申請前應思考的問題
1.是否屬于專利保護的對象及范圍？
中國的專利有三種：發明，對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案；實用新型，對產品的形狀、構造或其結合所提出的適于應用的新的技術方案；外觀設計：對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感并適用于工業上的新設計。
每一種專利都有其特定的保護對象，例如，實用新型的保護范圍比專利要小的多，首先是創新的方法不能申請，其次是沒有一定形狀和構造的產品不能申請。知識產權局曾經發過一個公告，列舉了8種不能申請實用新型專利的情況：各種方法、產品的用途；無確定形狀的產品，如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀的物質或材料；單純材料替換的產品，以及用于不同工藝生產同樣形狀、構造的產品；不可移動的建筑物；僅以平面圖案設計為特征的產品，如棋、牌等；由兩臺或者兩臺以上的儀器或設備組成的系統，如電話網絡系統、上下水系統；單純的線路，如純電路、氣動流線圖、工作流程圖、平面配置圖等；直接作用于人體的電、磁、光、聲、放射或其組合的醫療器具。
另外，也須注意是否為法定不予專利的標的，如科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質等。
2. 是否具備專利的三性，即實用性、新穎性、創造性。
這三性是所有專利技術必須具備的，但也是最難把握的，就是專利局也經常出錯，更不用說一般的專業人員了。雖然難以把握，但是在申請專利前還是自己先行判斷為好，免得浪費財力和時間。
3. 是否具有市場前景或產業化價值？
企業專利管理機構必須預測、分析該技術方案可能創造的市場前景、經濟效益，再做出是否申請的決策。如果出于企業戰略上的考慮而不想很快實施，或者市場前景與投資效益不明，那就要考慮有沒有進行專利儲備的必要。
每個企業在產品創新中都會同時生產很多“副產品”，這些專利有時候與企業的核心產品無關，但是前途非常，這時候就要看企業的專利管理人員的視野了。施樂公司曾經作出了很多歷史性的創造，如窗口軟件、電腦圖像處理軟件等，但是，正在復印機市場獲取高額壟斷利潤的施樂不屑一顧，沒有為這些軟件申請專利，更沒有想到去生產這些產品。結果是產生了微軟、蘋果這樣的電腦巨人。
4.可能獲準的專利的防衛力度有多大？
如果你申請并獲得了該技術的專利，那該專利能獲準的申請專利保護范圍有多大？舉例說，是整個茶杯還是僅僅是茶杯的把柄？相對于在先技術與他人已有或已申請公開的專利，你的專利的“勢力范圍”有多寬？他人回避該專利范圍的難易度有多高？你的專利阻卻他人進行“繞過”的力道有多強？
同樣，企業也沒必要為技術圍墻特別高的技術申請專利，因為這些技術“自己能夠保護自己”，不必要冒公開技術秘密的危險，也沒必要支付額外的申請維護專利的費用。
最需要保護的是簡單的技術方案，特別是那些創造投入高，技術門檻低的技術。日立自動氣流傳感器從技術的角度看很容易被競爭對手所復制，所以他們為自己的傳感器申請了專利。但其它公司明白日立申請了許多核心專利權，因此不敢直接盜用日立的技術進行仿制，他們只能尋求更為復雜的方法繞過日立的專利權，這樣他們的氣流傳感器價格高、質量差，市場競爭力就較弱，最后只能是日立產品的伴舞者，幫著日立開疆拓土，蠶食邊緣市場。
5. 專利披露的范圍應該是多寬？
也就是說專利申請公開后可能透露多少技術秘密？技術披露不足不能獲得專利保護，即使獲得也面臨被撤銷的風險。愛迪生的燈泡專利就碰到過這樣的尷尬。當時他指控他人侵權，法官便讓他按照自己專利披露的信息現場生產一個燈泡，結果愛迪生失敗了。但專利說明書公開技術秘密太多又易于被他人抄襲仿冒，所以，一般的專利權人在申請專利之外都保留了一定的技術秘密。當然，在符合法律要求的前提下，技術秘密披露越少越好，最主要是要避免泄漏關鍵的技術秘密。
另外，還要考慮專利公開之后，對目前和潛在的競爭對手相關的技術開發有多大的幫助？如果競爭對手在這方面的技術開發尚處于蒙昧狀態，那就沒必要申請專利，有些專利技術是一點就透的，特別是對生產研究相關產品的競爭對手來說；但是，如果競爭對手的技術已經日漸成熟，那就要趕快提起專利申請。這樣，專利申請問題其實轉化成了一個企業信息情報體系的問題。
6.專利申請是否與有關的技術合同互相抵觸？
任何技術導向型企業都簽訂有各種技術合同，如技術合作開發合同、技術許可合同、技術轉讓合同等等。微軟就曾經禁止合作廠商為安裝了WINDOWS操作系統的硬件設備申請專利，直到最近才解了禁。
所以，在申請專利前，專利管理部門必須檢查已有的技術合同，看是否有抵觸或不利于與他人簽訂的技術交流、授權或銷售合同的執行。
7. 成本效益分析
申請專利的目的是獲得壟斷的客戶和市場，不是“為專利而專利”或者“為技術而專利”。所以在專利申請前，專利管理部門要會同財務部門檢查成本問題，看企業有無足夠的資金申請并維護、經營該項專利。企業要避免盲目申請專利，對大企業尤其如此，因為他們有成百上千的專利，實施率很低，而專利的申請、每年的年費，以至專利授權、專利訴訟、專利管理都需要支付大量的資金，申請國際專利更是費資不菲。如果申請不當，原來看好的專利有可能變成純粹的成本支出，這也就是美國大公司最注重專利管理的原因。
8. 能不能用更經濟的方式來保護？
例如能否以著作權、商業或技術秘密來保護，因為這些保護的方式成本要低得多。 進一步講，有些技術用技術秘密的方法保護跟恰當，如祖傳秘方，可口可樂的飲料配方等。
在日本西部的新廠開始生產液晶電視的Sharp，則已經采取若干極端的措施，以防范技術外流。該公司的龜山廠禁止訪客，嚴防重要的工程師身分外泄，也不準員工在廠內使用照相手機。對于某些特定產品，它甚至選擇不申請專利，因為擔心在申請專利的過程和文書中，會讓競爭對手打探到這些獨門技術的線索。
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