[ 湯淡寧 ]——(2016-7-24) / 已閱14037次
引言：2016年4月1日起施行的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》規定了7條“權利公示性規則”，包括：封閉式組合物規則（第七條）、功能性特征規則（第八條）、使用環境特征規則（第九條）、制備方法特征規則（第十條）、技術步驟順序規則（第十一條）、數值限定特征（第十二條）、適用禁止反悔原則規則（第十三條）。該7條“權利公示性規則”將對今后侵犯專利權糾紛案件中專利權人權利要求保護邊界的識別和劃界、被控侵權人針對涉案專利權利要求的反制和規避產生重大影響。
解讀《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》權利公示性規則系列之一
功能性特征的定義、比對及裁判規則
一、功能性特征的定義
《司法解釋（二）》第八條第一款規定：“功能性特征是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”這是專利法律領域的上位法第一次對功能性特征給出完整定義。
我們來比較一下之前的司法解釋或司法規范性文件中對“功能性特征”有哪些規定：
（1）2010年1月1日起實施的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱《司法解釋（一）》中對功能性特征的定義是“以功能或效果表述的技術特征”；
（2）上海高院《專利侵權糾紛審理指引（2011）》中規定了兩條有關功能性特征的識別規則：第一，“功能性特征=功能/步驟+缺少結構/工藝過程”，第二，“權利要求所記載的結構/工藝過程可實現該特征的功能的，不是功能性特征”；
（3）上海高院2014年8月發布的《專利侵權案件裁判規則的探索與發展》一文給出的定義是：“功能性技術特征是指對于產品的結構、部件、組分或其之間的關系或者方法的步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的作用、功能或效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書和附圖可以直接、明確地確定技術內容的技術特征除外。”
從上述數份文件中對功能性特征定義的變化和發展可以看出，本次《司法解釋（二）》對功能性特征的定義也是歷經多次總結提煉而來。值得注意的是，與2014年8月上海高院該文給出的定義相比，兩者在排除某一技術特征為功能性特征時所依據的專利文件的范圍有所不同，前者表述為“權利要求”，后者表述為“權利要求書、說明書和附圖”。
二、功能性特征的比對規則
對于功能性特征的比對規則，《司法解釋（二）》第八條第二款作了如下規定：“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或等同。”（下稱“新規則”）
此次的新規則一定程度上顛覆了原有的規定，《司法解釋（一）》規定法院應當“結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。”（下稱“舊規則”）。
這新舊規則之間，可能存在的差異在何處？我們以“2014年上海知識產權十大典型案件之三：諾基亞公司與上海華勤通訊技術有限公司侵害發明專利權糾紛案”為例。該案的裁判觀點中認為：“權利要求中以‘被配置為’表述的技術特征均應結合說明書和附圖描述的具體實施方式及其等同方式確定其內容。諾基亞公司所主張的專利說明書對權利要求所作說明或所提供實例，多數涉及的仍然是方法、步驟或者功能，而缺乏對裝置本身的描述。并且進一步檢查說明書全文，仍然不能發現關于裝置本身如何“被配置為”的具體實施方式。因此，諾基亞公司專利權利要求的保護范圍結合說明書仍然不能確定。鑒于諾基亞公司專利權利要求7的保護范圍不能確定，無需亦無法就華勤公司是否實施了諾基亞公司專利進行確定，自不應判定華勤公司構成侵權。”可見，終審法院的裁判思路是基本照搬了《司法解釋（一）》以及《專利侵權糾紛審理指引（2011）》中的規定。
但如果本案適用此次的新規則結果會如何呢？筆者認為，應當注意到新規則相較于老規則的幾個重大變化對今后類似案件帶來的啟示：
第一，新規則并沒有限定對功能性特征的解釋只能依據具體實施例或等同實施例，這就意味著對功能性特征“不可缺少的技術特征”的發現和確認，可以從背景技術、從公知常識、從專利審查檔案，甚至從被控侵權技術方案的技術檔案中去發現，這大大擴展了功能性特征的比對基礎。
第二，新規則在比對時僅考慮為功能性特征帶來相同功能和效果的“相應技術特征”，而不必考慮被控侵權技術方案的其他技術特征或者其他功能和效果，這對于專利權人而言是有利的。
第三，新規則明確了比對“基本相同的手段”和“無需創造性勞動”這兩點，這意味著對功能性特征貼上了“創造性”的標簽，引導專利權人可以結合本領域公知常識、結合其他現有技術來否定被控侵權技術方案中相應功能或效果的“創造性”。
第四，新規則一方面對權利要求中的功能性特征的保護作了有利于專利權人的解釋，另一方面也對權利人的專利申請文件撰寫水平提出了更高的要求，如果權利人的專利申請階段為了獲得更大的保護范圍而沒有適當濾掉權利要求中的“水分”，則可能會在司法程序中當面臨對功能性特征的解釋時產生于已不利的法律風險，甚至進而導致敗訴或專利權被無效宣告的后果。
三、既有案例中功能性特征的裁判規則
1、權利要求+具體實施例：權利要求未對某一功能性部件的結構特征及其與其他部件之間關系進行描述，僅以該功能性部件在技術方案中的作用、功能和效果來進行表述的，應結合說明書和附圖描述的該功能和效果的具體實施方式及其等同的實施方式，來確定該功能性部件的內容。
2、權利要求+公知常識：權利要求并未記載某一功能性部件的具體結構，只是描述了該功能性部件所要實現的功能，也沒有證據可以證明在所屬技術領域中已經存在技術結構相對固定且為所屬領域普通技術人員所熟知的該功能性部件，故該功能性部件是一項功能性特征。
3、從權不得被用來解釋獨權：對獨立權利要求中的功能性特征不得根據從屬權利要求中記載的相應功能性特征的具體結構進行解釋。
作者：湯淡寧
作者單位：上海市匯業律師事務所
2016年7月23日
電子郵件：13916032474@126.com
